创新驱动背景下我国专利主张实体扩张防范策略研究
——美国与日本的经验借鉴

许 可1,2,肖 冰1,肖尤丹1,2

(1.中国科学院 科技战略咨询研究院,北京 100190;2.中国科学院大学,北京 100049)

自2008年“高智发明”案件起,非专利实施体与专利主张实体的概念在我国引起广泛关注。通过厘清非专利实施体与专利主张实体之间的关系,分析专利主张实体发展与正常专利运营模式之间的差异,进而研究其商业模式对于我国创新驱动发展战略带来的挑战与风险。在借鉴与吸收美国、日本等国防范专利主张实体、应对专利权滥用问题实践经验的基础上,针对专利主张实体扩张趋势对我国科技成果转化、专利运营以及专利法规等领域可能带来的影响提出建议与对策。

关键词创新驱动;专利主张实体;专利权滥用;防范策略

微信扫码看作者独家介绍本论文

0 引言

近年来,非专利实施体(Non-Practicing Entity,NPE)作为专利领域内的一类新兴主体受到国内外各界人士的广泛关注。国外学术界和实务界,特别是美国官员、法官和学者很早就对NPE展开了丰富的研究和论证,且在一定程度上明确了非专利实施体与专利主张实体(Patent Assertion Entity,PAE)的区别,并尝试通过多种手段对专利主张实体的行为进行必要规制。国内对专利主张实体的关注始于2008年“高智发明”大规模收购国内大学专利的实践,目前国内存在的专利主张实体大多是个人发明家和小规模企业,还未确认以中国企业为诉讼目标的大规模专利主张实体是否存在。2016年,加拿大Canadian PIPCO分公司Wireless Future Technologies在中国对SONY提起专利权侵权诉讼,这是国内第一件由专利主张实体提起的专利侵权诉讼案。尽管目前我国专利主张实体的认定还属于灰色地带,但是我国拥有大量闲置专利,这为专利主张实体大量囤积专利并向专利侵权企业索要赔偿提供了条件,专利主张实体对中国企业的影响与威胁不言而喻 。国内针对非专利实施体以及专利主张实体的研究相对有限,缺乏对专利主张实体与非专利实施体二者之间差异的关注,因而难以准确把握专利主张实体畸形发展与合理的专利运营模式之间的关系,及其特定商业模式对我国创新驱动发展战略实施可能带来的挑战和风险。本文旨在通过探究非专利实施体与专利主张实体间的关系,充分认识专利主张实体对我国创新驱动发展战略的威胁与挑战,同时借鉴美日防范专利主张实体的实践经验,对我国防范专利主张实体扩张提出对策与建议,以避免专利主张实体滥诉等现象成为创新驱动发展战略实施的阻碍因素。

1 相关概念界定与理论基础

1.1 非专利实施体产生的必然性

随着技术市场发展,多样化的专利运营模式必然催生出多种多样的非专利实施体。首先,大学、科研机构的科技成果有着较高的科研价值与市场价值,但其受制度等因素限制,无法自行实施成果转化。为了将这些技术推广到市场上,就必然促使大学、科研机构成为非专利实施体;其次,为了缓解专利交易中信息不对称,服务机构等具有联盟性质的非专利实施体应运而生。这类主体利用自身的资金和专业人员优势,为专利权人与需求方建立联系,增强了专利的流动性,盘活了大量闲置专利,并为部分具有市场潜力的技术引资;最后,随着专利资本化发展,专利权除了商品属性外,还具备了资产属性,专利投资市场由此产生。吕磊[1]表示,专利投资公司利用各类风险投资基金对具有市场潜力的技术进行投资以获得专利权,或者直接购买现有专利。对于以变现获利为目标的专利投机者而言,将专利技术商品化、产业化和市场化的传统模式面临着投资周期长而且存在较大的技术和市场风险,由此通过专利诉讼快速获取收益的非专利实施体随即出现。

1.2 专利主张实体与非专利实施体的关系

非专利实施体(Non-Practicing Entity,NPE)最早产生于20世纪90年代的美国,通常是指拥有大量专利权但不利用专利技术从事实际制造、销售活动的机构,既包括拥有专利权的高等学校、研究院所,也包括专利防御性联盟和专利投机主体等。学者对非专利实施体的定义有所不同,如Rodau[2]认为非专利实施体是指拥有专利但不使用该专利进行产品制造的组织;Ferrill[3]认为非专利实施体是指依靠专利获取高额利润,但本身并不从事生产业务且没有从事生产业务意图的主体。

部分学者并未在研究中对非专利实施体与专利主张实体进行区分。Reitzig[4]指出,非专利实施体通过诉讼的方式,就拥有的专利技术威胁正在使用该技术的企业,以获取和解费用,通常该技术对生产企业十分重要。余翔等[5]指出,非专利实施体不使用技术,也不提供技术相关服务,仅低价购买大量技术专利,以此向侵权公司索要赔偿。张克群等[6]认为,非专利实施实体通常以突袭的方式对待侵权方,强迫侵权方接受意想不到且具有相当额度的许可费。很明显,非专利实施实体扮演的角色并不光彩,因此有“专利流氓”、“专利怪客”、“专利钓饵”或“专利蟑螂”等称谓。

综合上述不同角度的非专利实施体定义,本文认为非专利实施体是指,通过研究开发或购买取得专利,或仅管理专利但并不进行产品生产和销售等活动的主体。其核心机制在于,拥有专利权但并不自行“实施”(Practice)专利技术,而是通过“行使”(Enforcement)专利权来运营专利。从运营模式看,通常可将非专利实施体分为攻击型和中介型两种。

对于攻击型非专利实施体,借用美国联邦贸易委员会(The Federal Trade Commission)的描述,将其定义为“专利主张实体”(Patent Assertion Entity,PAE),以区别于其它非专利实施体。专利主张实体主要通过各种手段大量获取专利,其目的不是技术转让和支持研发,而是以此向专利技术应用企业提起诉讼或以诉讼相威胁,迫使后者向其支付赔偿金或专利使用费等。日本学术界将专利流氓定义为:“基于至今未实施、将来也无望实施的专利,骗取巨额金钱的人[7]。”国内学者通常将其称为专利海盗或者专利流氓(Patent Troll)。由于此类专利主张实体可能给技术创新与产业发展带来潜在风险和危害,各国政府均对其有所防范和规制。

中介型非专利实施体(Intermediary NPE)是指,不利用手中的专利权通过诉讼获利,而是将自身的研发或商业行为融入到从技术研发至商业应用过程的多个环节之中,通过提供必要的服务获取收益的主体。与专利主张实体相比,中介型非专利实施体获取专利的最终目的在于加快专利技术商业化运用,通过专利授权、专利组合、集中管理等方式进行专利技术转移转化或提高转移转化效率和收益。中介型非专利实施体既可以是大学、科研机构,也可以是阿卡西亚(Acacia Research)这样的服务机构或联盟。

1.3 专利主张实体特征

非专利实施体类型多样,但并非都是利于市场发展的,如何辨别不利于创新的专利主张实体十分必要(见图1)。研究发现,专利主张实体主要有以下两个显著特征:

(1)不进行研发投资,而是以权利行使为目的,专门对其它公司转授专利权,将相应的权利行使作为营利性、投机性条件。日本专利厅发布的《产业产权制度问题调查研究报告书》显示,有45%的日本企业认为,“不以技术转让和支持开发为目的,只为获取授权费”是专利主张实体的主要特征;32%的日本企业认为,专利主张实体持有的专利是“从别处继承的,而非自己研发的[8]”。

(2)“专利挟持”是辨别一般非专利实施体与专利主张实体的重要特征。专利挟持通常是指,专利权人选择对其它投资人涉嫌侵犯其专利权的技术进行大量投资,并对处于商业转化关键时期的专利投资人提起专利权侵权诉讼或以诉讼相威胁,胁迫其寻求事后专利权许可,借机占据高额定价优势,从而获得超额收益的行为。

专利主张实体运作模式中普遍存在专利挟持行为,这一行为从根本上揭露了专利主张实体与专利制度促进社会技术和经济发展、保障消费者利益等价值取向之间的严重冲突。专利挟持是专利主张实体得以获利的关键,而陷入专利挟持的机构无论以何种方式应对专利挟持行为,都会产生额外费用,从而加重技术研发机构的成本负担,直接影响其技术研发投入和创新积极性。

图1非专利实施体分类及辨别

2 我国防范专利主张实体扩张的必要性

2.1 专利主张实体在我国扩张的可能性高

2.1.1 专利资源丰富

丰富的专利资源、薄弱的专利意识和缺位的交易体系为专利主张实体向我国扩张提供了可能。近年来我国专利申请与授权量激增,国内专利诉讼数量随之增长。数据显示,国内专利诉讼中专利权人的胜诉率极高。贺宁馨等[9]研究发现,发明专利权人胜诉率高达71.5%,实用新型专利权人的胜诉率为67.5%,外观设计专利权人胜诉率最高为80.4%,远高于美国专利诉讼中权利人29%的胜诉率。目前我国企业技术创新总体水平发展迅猛,但专利管理意识仍然普遍薄弱,这也为专利主张实体寻找潜在诉讼攻击对象提供了便利。此外,与技术市场较为发达的国家相比,我国专利交易不活跃,专利交易中介体系不够完善,这也在一定程度上限制了通过专利交易市场疏解专利主张实体负面影响的作用。

2.1.2 专利侵权赔偿额度将提高

目前我国专利侵权诉讼赔偿金额相对较低,通过庭下和解所获取的赔偿金额基本与司法裁判的金额水平相当。因此,仅从通过诉讼挟持侵权者支付和解费以获取高额收益的方式,在目前我国专利运行体制中还不存在。但是,提高专利侵权损害赔偿金额已成为我国加强知识产权保护的重要措施,《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》明确要求“提高知识产权侵权法定赔偿上限,建立对专利权侵权惩罚性赔偿制度”。随着我国知识产权制度逐步完善,我国专利侵权赔偿金额在未来5年内整体会呈现较快、较强的上升趋势,必将显著提高专利主张实体的利润水平[10],从而增加了专利主张实体出现的可能性。

2.1.3 专利主张实体专业性强

专利主张实体有很强的专业性。虽然它们采取的是一种“不当”盈利模式,但不可否认其拥有很强的取证、举证能力及利用司法规则的能力,该专业优势有助于获取较高赔偿金额。

2.2 专利主张实体对我国创新驱动发展战略威胁巨大

2.2.1 限制技术创新与市场竞争

专利主张实体及其关联公司持有的专利数量庞大,甚至在某些技术领域己经形成技术垄断。由于专利主张实体的目的在于通过诉讼获取和解费用,因而不会对所持专利进行合理授权,导致其它企业无法通过合法手段获得专利或专利使用权,进而形成专利技术垄断局面,阻碍了技术转移和交易。我国很多企业还处于“改进式创新”阶段[11],而这类非市场规律的行为在很大程度上限制了我国企业自主创新,阻碍了我国创新主体参与全球创新竞争。

2.2.2 威胁创新性初创企业生存

专利主张实体每年都会提起大量诉讼案件,虽然胜诉率并不高,但起诉成本低;而被诉方应诉成本极高,无论是时间成本还是金钱成本都是初创期创新型中小企业不愿意接受的,通常只能选择通过支付高额费用达成“和解”的方式解决争端。据美国白宫发布的《专利声权与美国创新》报告显示,在对223家初创期创新型技术公司的调查中,有40%的公司认为专利主张实体的诉讼会对其正常运营带来重大影响,并对产品更新、员工雇佣和资金募集等方面带来不同程度的影响[12]。因此,一旦专利主张实体在我国有了生存空间,特别是当其向我国大学、科研机构购买大量有价值的专利后,必将严重威胁到众多初创期创新型中小企业正常生产、经营活动,进而阻碍我国双创进展,影响我国民众创新创业的积极性。

2.2.3 影响新常态下经济发展的创新驱动

新常态下的经济有速度、结构、动力3个方面的特征,其中动力是指“创新驱动发展”。创新活动需要资金支持与保障,而专利主张实体将专利视为虚拟的风险投资商品,并且这类投资沉没成本很低,不需要投入研发经费,只需要购买专利,再通过类似“敲诈勒索”的方式获取报酬。这种行为一旦未得到控制,必将吸引大量实体经济中的资金投向这种专利投机行为,导致创新活动得不到充足的经费支持,进而阻碍创新驱动发展进程。

此外,我国已经成为专利申请第一大国,大量专利成果是财政资金资助产生的,虽然很多研究成果还未得到市场转移转化,但并不意味其不具有价值。如果专利主张实体大规模收购这些专利,既会使得国有资产不断流失,还可能导致创新技术外流,形成专利主张实体持有大量专利、初创期创新型企业却无专利可用的局面。

2.2.4 降低诉讼效率

专利诉讼数量显著增加以及专利侵权损害赔偿金额提高,为专利主张实体利用法律规则实施“滥诉”活动提供了条件。专利主张实体频繁的诉讼活动会使整个司法诉讼体系被“操纵”。目前我国仅有的3家知识产权法院已处于满负荷运行状态,若此时又有大量诉讼提起,必将导致司法裁判效率和公正性受到影响。在实践中,很可能出现法院出于司法裁判时效以及法官工作量的考虑,倾向于让双方进行庭下和解,而这种情况正是专利主张实体期望的。

3 日本防范专利主张实体的探索

日本企业、大学创新能力很强,很多日本跨国企业较早受到过专利主张实体的攻击,因而很早就对专利主张实体有所防范。虽然专利主张实体并未大规模出现在日本,但日本政府和司法机构仍在防范专利主张实体方面进行了一些探索。

3.1 司法、行政领域策略

3.1.1 完善的程序性规则

日本专利审判的管辖十分聚焦。日本专利司法审判的一致性和可预见性很强,这是由于日本专利权侵权诉讼是东京地方法院和大阪地方法院的专属管辖范围,几乎不会出现因审判地不同而影响审判结果的情况,这种完善的程序规则有利于日本企业防范专利主张实体。

3.1.2 完善的专利无效程序

日本的专利无效程序十分完善。日本的无效程序分为专利厅的专利无效审判或申请专利异议和法院的无效抗辩两种。由于日本审判程序具有快速、有效、成本低的优势,这为日本国内创新主体选择无效程序对抗专利主张实体提供了便利。

3.2 创新主体策略

3.2.1 加强内部知识产权管理

大部分日本企业对专利主张实体采取的防御对策主要为:首先,加强对日本专利以及美国专利的先行技术调查,做好防侵权检索工作,以避免侵犯专利主张实体持有的专利权;其次,为了防止专利主张实体提起诉讼,企业会提前选择一些有风险的专利发起无效,这样可以有效保护自身利益。另外,还有很多日本企业与其它企业合作建立专业池,共享专利,以降低专利主张实体诉讼风险[13]

3.2.2 依靠加入专业组织进行防范

获取防御专利主张实体联盟服务也是日本企业防范专利主张实体的主要策略之一。公开信息显示,很多企业,尤其是电机产业和汽车产业企业,通过加入防御专利主张实体的联盟,降低专利主张实体诉讼风险[14](见表1)。

表1日本企业加入防御专利主张实体联盟情况

RPX Corp. AST Unified Patents日立本田本田松下索尼日产索尼丰田尼康先锋

数据来源:各联盟官网

4 美国防范专利主张实体的实践

美国实施《美国专利改革法案》(America Invests Act,AIA)的前一年,即2011年,专利权侵权诉讼数量为2 945件,由NPE提起的专利权侵权诉讼数为1 423件(占专利权侵权诉讼总数的48%)[15],美国企业向专利流氓支付的赔偿金额达290亿美元,专利主张实体活动十分猖獗。2013年,奥巴马政府强烈谴责专利主张实体,指出其“没有任何创造,横夺他人构想,勒索金钱”[16]。为消除专利主张实体的负面影响,美国政府采取了一系列措施防范专利主张实体[17]

4.1 司法、行政领域策略

4.1.1 不断完善实体性法律规范

(1)规范赔偿数额认定方式。2012年,联邦巡回区上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit,CAFC)缩小了全市场价值规则的适用范围[18],规定赔偿金额以最低实施的产品金额计算,这在一定程度上避免了完全不实施专利的专利主张实体提起流氓诉讼。例如,在2014年CSIRO与Cisco.的诉讼中,针对必要专利的专利权人(Cisco),计算实施费的基础是搭载Wi-Fi芯片的成品,而非专利本身的价值[19]

(2)严格认定故意侵权的额外赔偿。美国的赔偿制度规定,被认定为故意的专利权侵权诉讼,赔偿额最多增加到被侵权专利价值的3倍。为了避免故意侵权制度被专利主张实体滥用,美国从2007年起不断严格故意侵权的认定标准。2007年,CAFC在针对Seagate事件的大法庭判决中提升了故意侵权的认定标准,采用新确立的客观轻率行为(Objective Recklessness)的认定标准,以及对该标准的二阶测试[20]。该标准表明,只有当侵权主体在主观、客观两方面都存在侵权意图时,才可以认定其为故意侵权。例如,2016年Stryker与Zimmer的专利权侵权诉讼中,美国最高法院否定了地方法院认定的故意侵权结果,未执行3倍赔偿的判罚[21]

4.1.2 不断完善程序性规则

(1)严格管辖地选取。在传统的专利诉讼中,当收到专利侵权警告的企业提起宣告式判决诉讼(Declaratory Judgment)时,其有权选择审判地。为了避免审判地对审判结果的影响,最高法院从于2007年开始实施加强被告审判地选择权的条例,如提起宣告式诉讼必须满足争执性标准。另外,法院出于诉讼当事人以及承认的方便性、与证据的联系等考虑,有可能将诉讼移送到适当的审判地。CAFC认为,只要没有支持原告选择审判地的理由,地方法院就必须接受将案件移送至更合适的地方法院进行审判的申请。

(2)诉讼费用转移。美国相关主体行使专利权利时面临的主要风险是律师费用风险。专利主张实体多以风险诉讼方式支付律师报酬,因而其在行使专利权利时风险相对较低。美国专利法第285条规定:“原则上律师费由自己承担,只有启动‘例外案例(Exceptional Case)’时,才由败诉方承担胜诉方的律师费”,但这一规定的适用情景非常少[22]。为了避免专利主张实体的影响,最高法院于2014年放宽了例外案例标准,例如在Octane Fitness与Icon Health and Fitness诉讼判决中,败诉方主张的“例外案例”得到最高法院支持。自此判决后,律师费用由败诉方承担的专利权侵权诉讼件数从2014年的15件增加到2016年的近百件[23]。专利主张实体的诉讼成本加大,极大降低了滥诉的可能性。

4.1.3 完善专利审查和无效复审程序

(1)完善专利审查标准。自2010年始,美国不断完善专利认定审查标准,目前美国专利资格标准实施的基础是最高法院在Alice案判决中指示的二阶测试[24]。该标准出台后,“只用电脑作为计算处理方法的商业方法权利要求”不应当认定为具有专利性,使得大量软件未通过专利认定审查。

(2)美国政府施行较为先进的IPR(当事人双方复审或多方复审)制度,使专利无效化更容易,极大降低了由于可疑有效性专利引起的专利主张实体权利行使风险。IPR与传统专利复审制度最大的不同在于,降低了开始复审的标准,只要对一个权利要求产生合理的质疑,就可以对该专利提出无效申请,这有利于企业更迅速、有效、廉价地进行无效化操作。日本专利律师会对美国研究的数据显示,截止到2015年6月,IPR申请数量攀升至1 649件,其中415件被判定为有专利性,315件被判定为至少有一部分专利性是无效的[25]

4.2 创新主体策略

4.2.1 加强内部知识产权管理

大多数美国创新主体自身有着完善的知识产权管理体系,其防范专利主张实体的方式多样。

(1)通过提前取得专利权或获取交叉授权的方式对自身利益进行维护。当发生诉讼时,被指为专利权侵权的创新主体(被告方企业)就其它专利指出原告企业的专利权侵权行为,通过相互授权的形式达成和解。该方法主要适用于持有相当数量专利的创新主体。因此,为了牵制其它公司业务,取得或维持未对企业自身业务作出贡献的专利也是十分必要的。

(2)合作建立防御性专利池。专利池是指,为了防御专利流氓滥诉,合作成员之间免费授权、共享专利,美国的LOT Network就属于专利池[26]

(3)美国企业和科研机构限制向专利主张实体出售专利,不让滥用权利的专利主张实体拥有专利。

5 我国防范专利主张实体扩张对策及建议

通过对日美经验的梳理发现,我国在防范专利主张实体方面还存在很多不足,无论是政府、司法机构还是创新主体均应向日本和美国借鉴学习。充分结合我国的实际情况,得到如下启示(见图2):

5.1 司法、行政领域对策建议

5.1.1 完善实体性法律规范

通过诉讼途径获得赔偿金是专利主张实体最主要的盈利模式。在诉讼过程中侵权行为认定、赔偿金额计算均以实体性规范为基础。美国、日本等国防范专利主张实体扩张的实践表明,通过修改实体性法律相关规定是最有效的措施之一,其中的关键在于:①加强侵权损害赔偿金额计算标准的科学性与合理性。例如,充分考虑涉案专利所在市场的特征、诉讼主体的市场地位以及涉案产品的特性等因素;②明确故意侵权行为认定标准。在惩罚性赔偿制度逐渐成为立法参考的背景下,故意侵权行为成立与否是赔偿金额的决定性因素。因此,有必要通过明确故意侵权行为认定标准,防止其沦为专利主张实体获利的工具。

图2创新驱动下的防范专利主张对策建议

5.1.2 完善诉讼程序性规则

通过完善诉讼的程序性规则,依法规范专利权行使方式,是美日两国防范专利主张实体扩张实践中的重要措施之一。专利主张实体主要通过诉讼或以诉讼相威胁的方式实现其目的,而诉讼程序规则直接决定了专利主张实体行为的合法性基础。因此,如何修改、调整与完善以规定诉讼规则为核心内容的程序性法律规范,就成为解决问题的关键。

(1)应当完善专利侵权案件管辖权设置。由于美国不同法院在专利侵权案件审判方面存在倾向性,导致专利主张实体会选择倾向于保护专利权利人的法院提起诉讼。虽然我国尚未存在上述类似问题,但是司法领域的“地方保护主义”时有发生,这一情况会直接影响专利权利人诉讼策略。因此,为了避免因专利侵权纠纷管辖法院方面的偏向性裁判,导致滥用专利权、滥用诉权情况的出现,在北京、上海与广州知识产权法院设立的背景下,专利侵权案件管辖权的设置,就成为约束和规范专利权及其诉讼权利行使的重要措施。

(2)应当提高滥用诉权提起专利诉讼行为的违法成本。实践表明,诉讼程序中存在权利滥用的主要原因在于权利与义务不对等,会给予特定主体获得额外收益的预期。诸如诉前禁令、证据保全等程序性法律制度,均存在因缺乏对申请人的有效约束而被滥用之虞。因此,可以学习美国近年来为应对专利领域的滥诉所采用的修改诉讼费用承担的规则、举证责任的规则等程序性事项。完善知识产权诉讼规则体系,实现诉讼主体权利与义务对等,提高专利诉讼成本,是应对知识产权滥用特别是专利权滥用问题的有效途径。

5.1.3 完善专利审查标准与复审程序

应当充分借鉴美国的经验,强化专利审查。首先,针对专利主张实体活跃的领域,加强审查力度,防止专利主张实体“钻空子”。例如,信息、制药等新兴技术领域技术发展迅猛,导致部分专利存在保护范围相对模糊、权利要求解释方式相对复杂等问题,需加强领域内专利审查力度;其次,对于实用新型和外观设计专利,其具有成本低、申请较为容易等特点,常常成为专利主张实体的焦点。应当对这两类专利予以特别关注,制定审查业务指导制度,完善《专利审查指南》相关内容,对审查标准进行进一步统一;最后,还应当提高审查人员的素质,加强对审查人员的培训,引入专家鉴定意见,完善异议机制等。

同时,针对复审程序也可以学习美国IPR(当事人双方复审或多方复审)制度,采取“只要对一个权利要求产生合理的质疑,就可以对该专利提出无效申请”的较低标准。

5.2 创新主体策略

5.2.1 推动创新主体知识产权管理标准化

日本和美国的经验均表明,创新主体自身对专利主张实体进行防范才是最有效的,其中的关键在于加强知识产权管理。因此,强化我国企业、大学和科研机构的知识产权管理能力是当务之急。目前,我国已经在国家、行业和地方层面相继研究制定了企业、科研机构知识产权管理标准和规范,后续应针对企业、科研机构建立知识产权管理标准,进一步帮助企业全面、有效地提升其知识产权管理运营能力,制定落实符合企业自身发展的知识产权战略,使其积极应对知识产权市场竞争。完善的知识产权管理标准有助于降低企业和科研机构的资产制度、会计制度、人事制度和科研制度等制度风险,以及业务风险。同时,采用专利先前检索、交叉许可、专利池、提前发起无效等标准化知识产权管理方案,能有效降低被专利主张实体攻击的风险。

5.2.2 充分发挥行业协会的防范作用

加强企业、大学和科研机构自身防范是必要的,但仍然不足以抵御专利主张实体的侵害。在日本,大多数创新主体会选择加入防范专利主张实体的联盟。目前我国还未有类似的联盟或机构提供专利主张实体防范服务。因此,应借鉴日本的实践经验,结合我国特色,通过联合创新主体、建立防御性组织,共同抵御专利主张实体的攻击。在我国,行业协会是组织之间相互交流、获取资源和信息的重要渠道,应充分发挥行业协会的作用,通过建立联系人预警机制,针对会员的各类知识产权申诉讼、维权问题,制定专利主张实体防范措施和办法。同时,时刻保持警惕,及时向有关部门反映问题,对有实施专利攻击迹象的专利主张实体提前预警。此外,对于国内面临的重大、疑难诉讼问题,相关主体应积极配合行政执法机关、司法机关实施防范行为,共同维护自身的合法利益。

参考文献:

[1] 吕磊.论专利海盗扩张的成因与影响[J].电子知识产权,2013(8):28-33.

[2] BECKERMANRODAU A.The supreme court engages in judicial activism in interpreting the patent law[J].Social Science Electronic Publishing,2008(4):46.

[3] FERRILL E D.Patent investment trusts: let's build a PIT to catch the patent trolls[J].N.C.J.L.& Tech,2016(2).

[4] REITZIG M,HENKEL J,HEATH C.On sharks,trolls,and their patent prey—unrealistic damage awards and firms′ strategies of "being infringed"[J].Research Policy,2007,36(1):134-154.

[5] 余翔,张玉蓉.金融专利新战略:“专利钓饵”及其防范[J].研究与发展管理,2008,20(3):100-105.

[6] 张克群,夏伟伟,袁建中,等.非专利实施实体的定义、形态与特征研究[J].科技管理研究,2015(15):141-146.

[7] 知识产权制度与竞争政策关系应有状态有关的调查研究报告[R].东京:日本特许厅,2015.

[8] 产业产权制度问题调查研究报告书[R].东京:日本特许厅,2016.

[9] 贺宁馨,袁晓东.专利钓饵对中国专利制度的挑战及其防范措施研究[J].科学学与科学技术管理,2013,34(1):12-19.

[10] 贺宁馨.我国专利侵权诉讼有效性的实证研究[D].武汉:华中科技大学,2012.

[11] 王志伟.基于吸收能力的中国铝业改进式创新研究[D].武汉:华中科技大学,2008.

[12] 吕磊.美国对专利海盗的规范措施及我国的借鉴[J].法学杂志,2014,35(5):132-140.

[13] NPE动向调查研究报告书[R].东京:日本特许厅,2016.

[14] RPX Corporation,AST,Unified Patents.[EB/OL]https://www.rpxcorp.com/ and https://www.rpxcorp.com/ and https://www.unifiedpatents.com,2015.

[15] RPX.2015 NPE Activity Highlights[R].Washington D.C: RPX Corporation,2015.

[16] GOV W.Fact sheet: white house task force on high-tech patent issues[R].Washington D.C:White House,2013.

[17] BESSEN J E,MEURER M J.The direct costs from NPE disputes[J].Ssrn Electronic Journal,2014,99(2):30-45.

[18] 赵喜仓,曹安琪.江苏省知识产权能力与经济发展水平的交互影响研究[J].经济与管理评论,2017,33(3):123-132.

[19] 小林和人,石原五郎,永井隆.企业内律师对专利池有关见解的调查报告——近年来的审判例与标准化团体以及反垄断法当局的动向与其影响[R].东京:日本特许厅,2016.

[20] Seagate event CAFC[EB/OL].http://www.sughrue.com/ja/resources/NewsDetail.aspx?news=e9b69e0f-bfc9-4189-b956-07c127603e35,2008.

[21] 重新审视美国最高法院损失赔偿额增额标准[R].纽约:日本贸易振兴机构纽约知识产权部,2016.

[22] ISSHIKI TARO.The impact of the trend of patent limitation in the United States[J].American Business Law Journal,2015(6):118-120.

[23] NIRAV DESAI,LAUREN JOHNSON.Two years on: how it has impacted district courts 'award of attorneys' fees in patent cases[J].Legal Backgrounder,2016(2):120-141.

[24] Supreme court of the United States syllabus[EB/OL].https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf,2013.

[25] 神谷昌男,吉泽惠,矶部光宏.PAE的专利动向有关的定量分析[R].东京:日本专利律师会,2015.

[26] 袁其刚, 赵明月, 袁梦,等. 美国在TPP知识产权保护谈判上的博弈策略分析[J]. 经济与管理评论, 2016(5):148-154.

ResearchonPreventionStrategiesofPatentAssertionEntityExpansioninChinaundertheBackgroundofInnovationDriven——BasedontheExperiencesoftheUnitedStatesandJapan

Xu Ke1,2,Xiao Bing1,Xiao Youdan1,2

(1.Institutes of Science and Development,Beijing 100190,China;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)

AbstractSince the case of "Intellectual Ventures" in 2008,the concept of Non-Practicing Entity and Patent Assertion Entity has attracted wide attention in China.Through clarifying the relationship between Non-Practicing Entity and Patent Assertion Entity,analysis the different development between Patent Assertion Entity and the normal patent operation mode,and study how the business mode challenges China's innovation drive strategic.In learning and absorbing the United States,Japan practical experience,aimed for Patent Assertion Entity expansion trend, providing suggestions and countermeasures.

KeyWords:Innovation Driven; Patent Assertion Entity; Patent Abuse; Prevention Strategy

作者简介许可(1992-),男,山东济南人,中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院大学博士研究生,研究方向为技术转移与知识产权;肖冰(1986-),男,陕西西安人,博士,中国科学院科技战略咨询研究院博士后,研究方向为知识产权法;肖尤丹(1980-),湖北武汉人,博士,中国科学院科技战略咨询研究院副研究员,中国科学院大学教授,研究方向为知识产权与创新政策。本文通讯作者:肖尤丹。

基金项目科技创新战略研究专项项目(ZLY2015043)

收稿日期2017-12-13

文章编号:1001-7348(2018)14-0095-07

文献标识码:A

中图分类号D923.4

DOI10.6049/kjjbydc.2017090557

(责任编辑:林思睿)