论标准必要专利中的FRAND劫持

黄薇君1,李晓秋1,2
(1.重庆大学 法学院,重庆 400030;2.重庆市高级人民法院民三庭,重庆 401147)

摘 要:随着标准必要专利发展的发展,衍生出的FRAND劫持对市场健康运转造成巨大阻碍。针对FRAND劫持的定义、表现形式、产生原因,以及运用法律规制FRAND劫持等技术标准化中的关键问题,采用文献研究法、案例研究法、比较分析法等进行阐述。分析指出,FRAND劫持是专利实施者在标准必要专利中,通过拖延谈判、拒绝协商或以起诉威胁等方式,利用FRAND原则、禁令限制等反向劫持专利权人,以获得更低廉专利许可费或免费使用专利的行为;FRAND劫持作为专利标准化过程中的新生景象,具体形式表现为提起诉讼的积极手段与拒绝、拖延谈判的消极态度;引起FRAND劫持的原因多样,包括当事人谈判地位不平等、FRAND原则的不确定性、标准制定组织的态度以及禁令通过率大幅度降低。因此,我国必须坚持诚实信用原则、重视禁令的使用,并建立事前披露和公开专利使用费机制,才能使专利法促进创新的宗旨实至名归。

关键词:标准必要专利;FRAND劫持;FRAND原则;专利劫持;专利反向劫持

0 引言

备受世界瞩目的华为与美国IDC公司标准必要专利使用费纠纷案的结果,于2015年4月17日在广东省高级人民法院官方网站上公布,以IDC公司败诉并赔偿华为公司2 000万元结束了历经5年的专利使用纠纷。此案是我国第一次从司法层面解决专利劫持问题,对标准必要专利意义重大,对专利劫持行为的研究也因此受到强烈关注。

当大多数学者的目光聚焦于专利劫持行为时,FRAND劫持,也称为专利反向劫持的情况时有发生。在FRAND原则被广泛推行之后,对专利实施者的倾斜性保护使得FRAND劫持频率大幅提高,不仅损害了专利权人的合法权益,而且对整个标准行业产生了巨大冲击。我国两家本土企业华为与中兴因此在国外市场打的不可开交。2011年4月28日,华为在德国、法国及匈牙利,因中兴侵犯了华为有关数据卡和LET技术的一系列专利,对中兴提出法律诉讼。在诉讼之前,华为积极寻求与中兴进行谈判,但中兴不仅没有发出停止侵权的承诺,且拖延谈判。由于中兴公司未对华为的积极谈判作出任何实质性回应,最终该案件于2013年由德国曼海姆法院判决中兴LTE产品侵犯华为专利[1]。国外企业FRAND劫持的发生频率更高、过程更明显。Apple与摩托罗拉曾因标准必要专利侵权,进行长达3年的纠纷,双方经过长时间谈判,Apple拒绝向摩托罗拉支付符合FRAND原则的许可费。在该案件中,没有任何证据证明摩托罗拉实施了专利劫持行为,反而是Apple考虑到摩托罗拉难以获得禁令,进而对其实施FRAND劫持[2]。值得注意的是, Apple公司在尝到甜头后,实施了多起以“有效侵权”举措进行FRAND劫持。例如,在与WARF组织的专利许可纠纷案中,Apple再次“故技重施”[3]

上述案例提供了相反的视角,专利法比起民法等其它法律,对社会利益的关注程度更高。在标准必要专利场合中,由于标准专利权人处于有利地位,而法律倾向于保护弱者利益,导致为保证专利实施者进入标准的公平与自由,大幅度提高对专利权人的硬性要求,使法律的天平向专利实施者倾斜,最终引发FRAND劫持,可谓是本末倒置。

目前学界关于专利劫持的讨论居多,针对FRAND劫持的内容却相对较少,而仅有涉及FRAND劫持的研究,多是与专利劫持相比较、专利许可费率的确定或是标准必要专利中禁令的限制等。例如,胡允银、林霖[4]认为“专利劫持和反向劫持理论的产生源自当事各方在是否需要许可授权上意见不一致,也在于有关方对专利价值认知的不一致”。祝建军[5]认为“专利使用费不公开是导致发生标准必要专利劫持和反向劫持的重要原因”。王晓晔[6]认为“如果必要专利权人没有禁令请求权或者停止侵权的请求权,被许可人或者潜在被许可人也会基于投机的心理,损害必要专利权人的正当权益……这些情况被称为反向专利劫持”。现有研究鲜少从专利权人角度出发,探讨维护专利权人的利益,防止专利实施者采取FRAND劫持。这种单向的讨论背离了专利法的基本目标和价值判断,容易引起法律的失衡和混乱,同时也缺乏对FRAND劫持的体系认识,总结的表现形式、产生原因等较为片面且零碎。因此,对FRAND劫持的研究与讨论是很有必要的。

1 标准必要专利及FRAND劫持内涵

随着科技不断发展,标准与专利的融合已是大势所趋,专利标准化不仅是市场竞争的需要,更是实施国家战略的要求。FRAND劫持作为此背景下的新生事物,较其它传统的专利侵权行为,其社会认知度不高,表现形式独具特点,国内外发生的大量案例都能够为我们将其类型化提供丰富的资料。对FRAND劫持的研究必须建立在对标准必要专利及FRAND劫持内涵剖析的基础上,不论是两者的定义,还是FRAND劫持的具体表现,都直接关乎FRAND劫持所应承担的法律责任。

1.1 标准必要专利及FRAND劫持定义

何为标准(Standard),根据国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)的定义,是指“在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件”。

关于标准必要专利(Standards-Essential Patents),不同的标准化组织有不同的规定,目前并没有形成共识。我国《国家涉及标准专利的管理规定(暂行)》第4条规定:“国家标准中涉及的专利应当是必要专利,即实施该项标准必不可少的专利。”国际电信联盟(ITU)将标准必要专利界定为,“任何可能完全或部分覆盖标准草案的专利或专利申请。”美国电气及电子工程师学会(IEEE)则认为标准必要专利权利要求是指:“某项标准草案的标准条款(无论其是强制性的还是可选择性的)一定会使用到的专利权利要求(包括专利申请的权利要求),而且在该草案被批准之时,没有其它商业上或技术上可替代的方案存在[7]。”有学者认为,“如果技术标准的实施必须以侵害专利权为前提,则即使存在其他可以被纳入标准的技术,该专利对相关技术而言,就是必要的专利[8]”。也有学者认为,标准必要专利是指“实施某项标准必不可少的专利[9]”。

无论是实践中的相关文件,还是学界的理论研究,尽管对标准必要专利的定义不同,但都有一个共同点,就是认为标准必要专利的关键是其“必要性”,即在设定一项标准时,纳入该专利是无法避免、不可取代的。该共性认知符合专利法的保护宗旨和市场经济的发展规律。倘若一个非必要专利被纳入标准中,将会给各专利实施者增加不必要的成本,此时强制性的专利许可完全有悖于公平合理的生产、贸易环境,不仅损害众多专利实施者的自由选择权益,还会大大挫伤各企业积极参与标准的意愿,最终导致整个行业衰败。

标准必要专利环境下的FRAND劫持又称为专利反向劫持,是指“标准实施者策略性地利用FRAND原则、反向‘劫持’标准必要专利权人的现象[10]”。具体而言,是指“现实或潜在的标准实施者以标准必要专利的许可条件无法达成一致但自己又不得不实施该标准必要专利为借口,试图拒绝获得标准必要专利的许可或长期免费实施标准必要专利,从而使标准必要权利人的研发投入无法获得合理补偿的现象[11]”。

专利权是法律赋予专利权人对所持专利在一定时间和空间内的专有权,具有绝对权、对世权的特点,是典型的私权,即使专利法调整了专利权人和社会公众之间的利益,也无法否定专利法保护专利权人的初衷。标准则是一种规定,一旦一项标准得以确定,参与这项标准的所有人都应该严格按照标准进行生产活动,具有公共性和强制性。专利的利己主义和标准的普世主义形成冲突,被纳入标准的专利权人许可的专利实施者范围大幅扩大,而专利实施者想要实施该标准,进入相应行业,只能寻求标准必要专利权人的许可,否则只能退出该市场。于是专利权人的地位大幅度提升,谈判筹码增加,导致过去单纯的专利权人和专利实施者地位平等的情形,在标准必要专利环境中不复存在。

专利劫持和FRAND劫持正是在该背景下逐渐演变而来的“孪生兄弟”,它们彼此对立,却又紧密联系,其出发点不同,成为标准必要专利环境中的一对矛盾。专利劫持行为是专利权人借由自身的有利地位,以提起诉讼或申请禁令为要挟,获取高额许可费用;FRAND劫持则是利用FRAND原则和禁令的限制,拖延谈判或提起反诉,获取较低的许可费用。可见,无论是专利劫持还是FRAND劫持,其本质都是一种许可“绑架”,凭借有利于自身的形势或政策,剥夺对方充分协商的机会以逼迫其接受单方要求,获取自己的利益“最大化”。

1.2 标准必要专利中FRAND劫持具体表现

标准必要专利环境中的FRAND劫持发生频率明显提升。具体而言,FRADN原则的保护和禁令的限制条款,为FRAND劫持行为提供了生存空间。相较于专利劫持,FRAND劫持的实施手法几乎如出一辙。总体来说,FRAND劫持有两种表现,一是拒绝、拖延谈判;二是提起诉讼。

FRAND劫持中成本较低、使用率最高的手段是拒绝、拖延谈判。消极谈判行为发生时,无论标准必要专利权人提出何种具体要求,即便这些要求符合FRAND原则,也不会得到FRAND劫持人任何实质性回应。该现象发生的原因在于, FRAND劫持持续使用该专利,并拒绝缴纳专利许可费,即便最后被法院认定为是侵权行为,但法院本着社会利益和经济效益保护目的,只会判决其支付许可费用,而不是颁布禁令;相反,专利权人在协商、谈判中消耗大量精力而得不到回应,最终不得不将纠纷移交给成本较高的诉讼。可以说,FRAND劫持的非法行为不仅没有得到应有的责罚,反而迫使专利权人许可劫持者使用标准必要专利。例如,2015年2月25日,美国德克萨斯州东区法院陪审团裁定,苹果iTunes软件侵犯德克萨斯州专利授权公司Smartflash的3项专利,判处苹果向Smartflash支付5.329亿美元专利使用补偿。

另外一种表现就是主动出击、提起诉讼。诉讼理由并不局限于专利权人的许可费用违背FRAND原则,还可以对方所持专利无效为由,或控诉专利权人滥用“垄断地位”排除竞争,甚至“反客为主”地声称自己才是涉案专利的所有者。比起前述的拖延谈判策略,诉讼对专利权人的伤害可能更大,专利权人将陷入程序繁琐、过程冗长的官司中,消耗大量财力、物力和人力进行抗辩,为自己应得的合法权益与FRAND劫持人对簿公堂。擅长“诉讼-反诉”策略的三星公司便经常利用此手段。2006年,日本数码娱乐产品制造商先锋向美国德克萨斯州东部地区法院起诉三星,三星随即发起反诉。2007年4月30日,法院判决三星侵权行为成立,但三星通过持续上诉将先锋陷入纠纷,而先锋面临激烈的行业竞争,最终出现财务危机,于是被迫与三星达成和解。

拒绝谈判、提起诉讼经常被市场活动中的经济主体选作保护自身权益的应对手段,但仅依据含有“拒绝”和“诉讼”行为,并不能直接将专利实施者划定为性质恶劣的FRAND劫持。FRAND劫持判定的根本在于,专利实施者未经过专利权人许可而实施其专利,并在专利权人提出协商时或拖延、或拒绝谈判,旨在少付甚至不付应有的许可费用。该现象表明,FRAND劫持从本质上说就是一种专利侵权行为。随着科技发展、社会变革,FRAND劫持并不局限于这两种方式,只要专利实施者抱有不愿支付或少支付许可费用的主观状态,客观表现为阻碍专利许可的正常进行,并在未获得专利许可之时仍然进行专利实施,那么无论是消极逃避洽谈,还是积极诉讼方式,甚至涉及到第三方,例如与专利权人过去的合作伙伴“勾结”捏造虚假许可费率,又或是恶意向发改委申请针对专利权人的反垄断调查等,都可定性为FRAND劫持。

2 标准必要专利中FRAND劫持成因

黑格尔[12]曾说过,“凡是合乎理性的东西都是现实的,凡是现实的东西都是合乎理性的”,很多人将其理解为“存在即合理”。然而,这种合理性并非不是指合乎理性、公平及正义,仅是表明凡是现实存在的,都是符合社会发展规律的。同理,FRAND劫持是社会发展的后果之一,即使它对市场经济健康有序运转存在巨大的负面影响,但它的形成也并不是无缘无故、一蹴而就的。总体来说,标准必要专利FRAND劫持的产生原因可归纳为以下4种:

2.1 当事人谈判地位不平等

谈判机制是市场经济中最高效率的贸易手段,双方当事人在协商过程中进行条件交换,通过这种博弈达到双赢效果。该合同制度本身源于意思自治,并在真实表达的前提下达成共识。值得注意的是,只有双方地位平等,谈判才会畅通自由;否则,地位较高的一方很容易对地位低的一方构成威胁,并对谈判形成主导,而地位较低的一方难免会委曲求全或恶意揣测,导致合同本身失去公平性与正义性。

(1)信息不对称。标准组织在制定标准时,不要求标准必要专利权人强制披露专利信息,并且专利权人在与标准专利实施者谈判和签约时,可能会要求专利实施者对双方的许可费保密,进而造成之后的标准专利实施者在与专利权人协商过程中,没有同类型其它专利签订的许可费用条款可供参考,而专利权人作为许可合同的当事人,却知晓所有专利实施者就该标准必要专利支付的许可费用。此时,专利实施者和专利权人在谈判前就已经形成信息不对称。专利权人与专利实施者作为博弈双方,信息不对称加剧了专利实施者对专利权人的不信任,而出于“商人都是为自身利益最大化”的心理,专利实施者通常会揣测专利权人不公开信息的原因,认为其是为了攫取更高的专利许可费,并且专利权人所提出的专利许可费一定高于FRAND原则的要求,最终选择拖延谈判、拒绝协商,或是直接起诉,以达到降低许可费的目的。

(2)经济实力不对等。所谓“财大气粗”,在标准必要专利中一样存在。有些标准必要专利的持有人是不知名的小公司或高校组织,对谈判技巧、法律维护、经营策略等的掌握远远不如经济实力强大的专利实施者,从而造成权利人被专利实施者“牵着鼻子走”的现象。经济实力较弱的专利权人,比起经济实力强大的专利权人,更渴望取得每一次合作的成功。但是,即便经济实力较弱的专利权人所持专利纳入标准,随着实施者数量的大幅度增加,并不能凭借该项专利迅速成长为知名企业。因此,小公司对每次专利许可报以最强烈的合作愿望。由于经济实力、谈判经验不足,使得小公司面对专利实施者不配合、压低价格等行为束手无策,只能诉诸法院。许多专利权人考虑到诉讼环节繁琐和成本费用高昂等因素,加上想要达成协议、回笼资金的积极意愿,于是选择放弃诉讼,接受专利实施者提出的低价许可费用。

2.2 FRAND原则不确定性

专利劫持行为出现至今,各个标准组织逐渐意识到,标准必要专利的许可使用首先应鼓励当事人双方进行自由协商,由谈判产生的结果是最应被认可的。但当谈判机制无法解决专利权人和专利实施者之间的纠纷时,谈判便成为专利许可过程不可逾越的困境——没有任何客观标准评判专利权人或专利实施者的行为。FRAND原则应运而生,并在不断实践中逐渐成为各标准组织公认的原则。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《解释(二)》)第24条第3款中,明文规定了FRAND原则在标准必要专利场合的适用性。

FRAND原则全称为“Fair, Reasonable and Non-discriminatory”,其含义为标准必要专利权人“公平、合理和无歧视”地将所持专利许可给专利实施者使用。在当今国际社会中,大多数标准制定组织都将FRAND原则作为专利纳入标准时的专利权人声明。该原则表明,专利权人只能获得与自己所有专利价值相当的利益,并且该专利必须是标准中的独有专利;专利权人在面对参加标准的专利实施者时,在同等条件下应实施同等的许可条款。

FRAND原则并非仅划定专利权人行为,还应规制专利实施者行为。当专利实施者进入标准市场,首先应该秉承“公平、合理和无歧视”原则,积极主动地寻求专利权人专利许可,专利实施者漠视专利权人的合法权益,而违背专利权人意愿,要求免费或以不公的价格实施该专利,甚至故意拖延谈判时间、拒绝专利权人合理的许可费用等,都是违反FRAND原则的。

FRAND原则无论是制定初衷,还是具体的执行要求,都堪称约束标准必要专利各当事人的完美准则。虽然该原则理论上能够完美防止专利劫持及FRAND劫持的发生,但事实上FRAND原则的优势同样也是其弱点所在。FRAND原则并不是一项关乎专利许可过程中具体操作的条文,其精炼的语言和高度概括的立意表明了法律的价值判断,能够在最大程度上包容标准必要专利中各个问题的解决方法,但正是由于模糊不定的措辞以及细节化不足的条款,使得其在实践中的操作性不佳。

何为“公平与合理”?何为“无歧视”?由于相关人员的出发点不同,所处的利益立场不同,对这两条文义的解释也不同。具体而言,即便是出于“善意”的理解,对于许可费用应该是“停留在公开竞争市场时的价值[13]”还是“专利权人获取投入研发的报酬和设置许可费的权利[14]”,“相同情况的公司”中的“相同情况”到底是指经济实力、生产状况、市场份额、业务范围还是标准必要专利的需要程度,都存在巨大的争议。同时,受到利益驱使,当事人在利用FRAND原则时都倾向于进行对自身有利的解说,而部分“别有用心”企业的利己倾向更甚。

2.3 标准制定组织态度

标准制定组织将一项专利纳入标准必要专利后,并不会参与专利权人与专利实施者间的谈判。FRAND原则作为高度概括的抽象定律,并不会给出详细的行为规范,于是专利许可条件,特别是如何确定公平、合理、无歧视承诺内容等问题,全部留给标准实施者、标准必要专利权人以及司法机构等解决[15]

“标准制定组织在主持技术标准制定时,已对专利的技术构成、专利技术在标准中的地位以及保护范围等情况进行了解[16]”,当专利权人和专利实施者产生争议后,标准制定组织若能够公正地扮演第三方角色,快速、有效的协调是可以实现的。但是,目前国际上大多数标准制定组织出于成本或者防止垄断现象考虑,都采取置身事外的态度,因而并未建立纠纷解决制度,导致纠纷当事人双方无法通过标准制定组织进行协调,只能诉诸法院,采取成本较高的司法途径。

马海生[17]考察了29家在ICT领域具有重大影响力的标准制定组织报告,发现各个标准制定组织普遍都认同FRAND原则,但均不提供FRAND原则的具体含义、不鉴定标准中的必要专利权利要求、不强制要求相关主体披露技术标准中的专利技术信息、不反对专利权人对标准实施者的侵权行为寻求“禁令”保护、不参与当事人基于FRAND原则而产生的实践纠纷的解决。该结果表明,标准制定组织在面对FRAND原则时,并未形成成熟、有效的干预制度,专利权人和专利实施者的合法权益只能依靠自身努力或司法裁判获得到一定补偿与救济。

2.4 禁令通过率大幅度降低

德国橙皮书案中,法院认为标准必要专利权人虽有权利提起侵权禁令申请,但必须符合一定的限制条件。例如,华为与中兴案中,欧洲法院在预先判决中提出,“专利权人如果想要获得法院禁令救济,必须证明自己已经采取某些必要行动,包括初始警告以及提出明确的书面授权要约[18]”;而在上述摩托罗拉诉Apple案中,即使Apple拖延谈判,上诉法院也驳回了摩托罗拉的禁令申请,理由为“只有侵权人明确拒绝FRAND许可费或拒绝谈判时,才可以适用禁令”。

禁令保护是我国法律明文规定的专利侵权救济手段之一。当专利权人发现侵权行为时,可以向法院申请禁令,以迅速冻结侵权行为,防止侵权结果扩大。在标准必要专利中,禁令通过率,如上述案例所示,已大幅度下降。

即使在非必要标准专利场合中,禁令通过率也不似从前。当今世界各国逐渐摒弃了当然停止侵权模式,其原因在于法律与社会生活间的相互作用:首先,专利权属于财产权,享有财产权利的救济方式。但专利权同时具备无形财产和先进科学的双重性质,倘若对其“停止侵权”的救济无度,很难保证权利人借此滥用权力,从而导致社会福利的衰减以及国家经济发展停滞;其次,民法作为调整平等主体之间财产、人身关系的法律,旨在鼓励、促成交易,并尽可能规避国家强制力的干预。民事责任作为第二性义务,应当遵循补偿性原则,在最大范围内弥补当事人的损失。禁令作为惩罚手段,在一定程度上打击了当事人的积极性,并从中割裂交易双方及流程环节,不仅不利于市场运作,还有可能“演变为商业策略,从而淹没在策略追求的快感中,恣意地阻断停止侵权功能的发挥[19]”。

在标准必要专利场合中,法院需考虑的情况更多。首先,标准必要专利面对的实施者数量增加,使得一项专利的许可争议往往不只影响到当事人双方,还会影响整个标准的适用性;其次,标准必要专利权人在谈判中占据优势地位,如果不对禁令签发加以限制,很有可能导致专利权人藉此排除竞争对手,形成垄断地位,最终使禁令成为专利劫持行为的有力工具;再次,专利实施者为进入标准,前期必定投入大量成本,如果专利权人的禁令申请核定过于轻率,将会导致专利实施者前期高额投资难以回收,成为沉没成本;最后,任何愿意加入标准的专利权人,实质上都默许了标准制定组织提出的FRAND原则,表明专利权人在没有正当理由时,不能直接拒绝许可,也不能利用禁令要挟专利实施人支付高价许可费用。

禁令限制有助于抑制专利劫持行为,但这种抑制作用正在向另一个极端发展,例如,学界出现了“完全限制禁令救济”理论[20]。鉴于此,专利实施者利用禁令发放限制对专利权人进行FRAND劫持,并认为不管自己的侵权行为达到何种程度,都不会受到法院停止侵权行为的裁判,即使最终被法院认为侵权行为成立,只需支付专利权人一笔许可费用,而前期侵权带来的收益相比专利使用费绰绰有余。这种以拖延协商—先行侵权—后来补偿的运作模式为专利实施者带来的并非惩罚性措施,而是“迟到”的专利许可费,从时间和资本上来说,倒不失为一种有效的经营策略。事实上也确实如此,越来越多的企业选择FRAND劫持,以支付低于正常价格的许可费,即使许可费与其他专利实施者无异,他们却在一定时间内保持了更多的流动资金,最大限度地减少了前期成本。且不谈这种策略是否有利于企业成长,仅从法律和道德角度看,专利实施者这种FRAND劫持显然是违反诚实守信原则,其利己主义行为完全忽略专利权人的合法权益,造成了整个产业链混乱无序。

3 标准必要专利中FRAND劫持规制建议

综上可知,FRAND劫持相较于专利劫持,其在社会进步、市场经济等方面的阻碍作用更甚。专利法以保护专利权人为本位,促进创新、维护市场运作,并且对公共利益也具有积极影响。2016年3月22日,国务院法制办公开征求全社会对《中华人民共和国标准化法修订草案(征求意见稿)》的建议,其中涉及到国家标准、行业标准、地方标准的制定、实施和监管等方面。虽然该法案的设计在一定程度上为遏制FRAND劫持提供有力支撑,但其更关注实施过程中出现的具体问题,倾向于制定具体标准,例如弥补FRAND劫持现象研究的不足。由此,本文认为还应从以下方面进行补充:

3.1 坚持诚实信用原则

《中华人民共和国民法通则》第4条规定:民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。《中华人民共和国合同法》第6条规定:当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则是指当事人在市场活动中应讲信用、守诺言、诚实不欺的行为准则,在追求自己利益的同时不损害他人和社会利益,要求民事主体在民事活动中平衡双方及当事人与社会间的利益。

相较于FRAND原则,诚实信用原则的操作性未必更强,但作为民法中的“帝王条款”,其本身意义重大。“诚实信用原则是对合同自由的规制,是为实现当事人之间以及当事人与社会间两重关系中利益平衡的行为准则[21]”。即使专利权人同意将所持专利参与标准,也不宜将其“理解为标准必要专利权人与标准实施者之间已经成立合同关系[22]”。这些条款的提出,进一步表明:专利权人具有基于FRAND原则对专利实施者进行许可的义务,同时专利实施者也应该积极寻求专利权人的专利许可;对于专利权人提出的合理许可条件,专利实施者不能以拖延谈判、回避协商或者起诉干扰的方式拒绝接受,如果选择不接受此条件,应及时停止正在进行的侵权行为,防止恶果扩大;专利实施者在整个谈判过程中,应严格遵守诚实信用原则,公平、公正、真诚地促成交易,而一切以获得低廉许可费甚至免费使用专利的行为都应该受到法律的制裁。

诚实信用原则的高度盖然性,使其并不作用于具体行为,并且在司法中也不会被直接引用。但是,它具有的弹性特质能够对法律条文的疏漏之处进行补充,并且在没有可供直接参考的法律条文时,诚实信用原则能够为法官划定自由裁量权的合理范围。例如,前文所述的华为诉IDC案中,二审法院曾提出,在对FRAND原则的涵义进行解释时,可以诚实信用原则为尺度标准。

3.2 禁令的使用

《中华人民共和国专利法》第60条规定,专利权人有权对专利实施者的侵权行为向法院申请禁令。但是在标准必要专利中,为了防止具有地位优势的专利权人劫持专利实施者,禁令通过率并不高。事实上,当专利实施者对专利权人实施FRAND劫持时,禁令反而成为专利实施者最好的武器。本文认为,禁令在标准必要专利中的使用并不应参考普通专利许可的通过率数据,但是禁令在普通专利许可中的发放条件可适用于标准必要专利环境;法官在审核禁令申请时,不能持有“不通过为常态、通过为特殊”的态度,而需要严格考察专利权人的申请是否符合法定要求、是否符合诚信原则,以及专利实施者是否在形式上构成恶意侵权行为,只要这些答案是肯定的,禁令就已具备了发放条件。

比起普通专利许可,标准必要专利的禁令签发条件不尽相同,例如出于社会公共利益考虑,须对该特殊环境中禁令的发放设置更高标准。欧洲法院在审判华与诉中兴纠纷案的预先判决中提到,专利权人申请禁令,必须以救济穷尽为前提。换言之,在申请禁令之前,专利权人必须明示警告或提出要约,此后专利实施者继续实施侵权行为,才有可能受到禁令处罚。在Apple与摩托罗拉间的纠纷案中,上诉法院最终驳回了摩托罗拉提出的禁令申请,其理由是“只有侵权人明确拒绝FRAND许可费或者拒绝谈判的情形,才可以适用禁令”。

关于禁令的讨论,首先必须关注禁令对象——侵权行为。当专利实施者未获专利权人许可或授权时,制造、使用、销售等专利产品的行为才满足侵权条件。但是,为何在其它视角下施行这些行为其禁令申请就成为特殊情形呢?回答该问题需要回归本位,在标准必要专利中,专利实施者只要没有得到专利权人许可,专利产品的相关运营行为都应该算作侵权,因而专利权人提出禁令申请并不能看作其滥用市场支配地位。当然,法院受理禁令申请,并不意味着禁令一定会通过,此时有必要纳入专利实施者的“避风港”。 2015年7月,FTC主席在ITC一项涉及3G技术的337调查回复中就划定了“避风港”的认定条件,条件的内容为专利实施者如果积极主动地寻求专利权人专利许可,并接受公平合理的许可条件,从而可认定专利实施者的专利许可协商是善意的,进而豁免禁令的惩罚;反之,专利实施者拒绝、拖延谈判,对于专利权人提出FRAND原则下的许可条件未置可否,并始终消极对待,则禁令成立条件达成,应获批准。

一旦标准专利权人发现专利侵权行为,都有权向法院提出禁令申请,但法院在审查禁令请求时,应当“认真执行该重要规则:只有善意的标准必要专利权人向恶意的标准必要专利使用人主张禁令救济,其主张才有可能被执法机关所采纳[23]”。具体标准可以参考《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(征求意见稿)第27条第1款,即“专利权人违反FRAND原则,就标准必要专利的实施许可条件恶意与被诉侵权人协商,被诉侵权人据此主张不停止实施行为的,人民法院一般应予支持”。该条款表明,如果标准实施者通过恶意拖延谈判、压低许可费用、拒绝支付许可费用等干扰正常交易的行为,以达到免费或者低价使用他人专利为目的,并持续侵权行为,导致侵权后果持续扩大,法院应该签发禁令。

3.3 建立事前披露与公开专利使用费机制

根据我国《国家涉及标准专利的管理规定(暂行)》第5条规定,标准组织与专利权人在制定标准时,事先披露专利信息的行为是有法可依的。虽然该规定针对的是国家标准,但将其拓展到行业标准、地方标准等已是未来趋势。

标准制定组织在制定标准时,无法检索到每一个技术背后的专利,但每个专利技术的专利权人,掌握了最全面的相关信息。因此,建立事前披露机制,包括披露主体范围、流程与时间、内容和准确性以及违反披露义务的后果[24]。同时,允许潜在的专利实施者发表意见,相关当事人能对将来进入标准后的专利进行前期的预估;在信息公开、竞争公开背景下,各专利权人积极争取,将质量最优、成本最低的专利纳入标准,而专利实施者根据自身偏好进行取舍,相当于建立“事前许可模式”。正如Swanson等[25]的研究所述,“如果能在标准制定前,将知识产权投入到技术和商业竞争中,能够降低专利挟持风险,避免对知识产权的过度使用”。充分的事前披露,使专利权人和专利实施者对标准专利信息的掌握程度相近,从而建立专利实施者与专利权人间平等互信的关系,减少FRAND劫持风险。

公开专利许可费条款,有利于专利权人与专利实施者进行专利许可谈判。许多企业选择对专利许可费相关信息保密,是出于商业秘密考虑。事实上,企业公开专利许可费不仅不会遭受损失,反而能使企业成为专利许可范本,为其他专利实施者制定支付许可费提供参考进而提高谈判效率;同时,还能为专利权人和标准组织都信任的第三方仲裁机构提供有力的参考数值[26]。标准必要专利中的专利已被纳入标准,即避免了其它同类技术的竞争,因而公开专利许可费在此情境下不同于在公开市场,不存在其他竞争者利用的风险。因此,鼓励专利权人公开专利许可费条款,不但有利于专利实施者掌握信息、预估许可费用、提高谈判效率,而且是专利权人树立规范、防卫攻击的有效手段。

关于专利许可费采取相对公开还是绝对公开,不仅应考虑法律因素,更应充分考察市场状况,进而作出最佳模式选择。相对公开是指,只有当进入标准必要专利面对专利许可时,才有机会知晓专利实施者与专利权之间的许可费用条款,而其它未参与此标准实施的厂商、公司或企业,专利权人有权拒绝其查看专利许可费用条款的要求。绝对公开是指,专利许可费用条款的公开对象不应只针对有望达成合作的专利实施者,还应包括社会公众,无论其是否参加标准工作,以及非特定的第三人,皆有可能了解专利许可费用。绝对公开理论并非一无是处,虽存在较大风险及隐患,但信息透明化有效刺激了潜在专利实施者,激发了其在标准生产中的积极性。

4 结语

在过去,专利与标准作为价值相反的存在,现今逐渐融为一体,其共同发挥的效用比之前任何时候两者各自发展时都要强烈。专利标准化不仅是变更专利、提升标准,更成为一个国家的发展战略。

三流企业卖产品,二流企业卖专利,一流企业卖标准。这说明,一个企业想在风起云涌的市场竞争中稳步发展,提高自身实力,掌握先进技术是必不可少的,当标准必要专利的飓风越刮越烈时,如果仅依靠法院和标准组织救济,无疑是在争分夺秒的市场中浪费时间。我国企业华为、中兴等,曾在海外经历过几十次知识产权诉讼,而这些诉讼案中不乏经济实力雄厚企业实施的FRAND劫持,不仅侵害了我国企业的合法权益,对其在国际专利竞争中的话语权也提出了挑战。因此,我国企业应加大技术研发力度,高质量专利成果是商业合作的基础;另外,新技术应积极参与标准,即使存在FRAND劫持这类不法行为,但只有将专利纳入标准,专利实施者的利益才能得到保障,减少技术模仿的不端竞争现象,维持开放市场秩序。“专利标准化过程中,企业必须以市场为导向,确保标准的存活率[28]”。只有保持专利研发的生机,得到用户支持和认可,与专利相匹配的标准才有稳定的用户基础和市场支撑。不能因为FRAND劫持的存在而对专利标准化避之不及,相反,企业应主动出击,培养专利与标准融合的发展意识。正如罗丹所说:“世间的活动,缺点虽多,但仍是美好的。”

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(责任编辑:林思睿)

The Study of FRAND Holdup in SEPs

Weijun1,Li Xiaoqiu1,2
(1.School of Law, Chongqing University, Chongqing 400030,China;2.Chongqing Higher People's Court,Chongqing 401147,China )

Abstract:With the development of society and the innovation of the production, SEP becomes a symbol of developed science and technology. FRAND holdup which is derived from SEP has roused huge troubles to the function of market. This research uses literature study, case study, comparative study to illustrate what FRAND holdup is, what ways it shows in and why it appears, and how legal system controls patent holdup. FRAND holdup means that patent users delay and refuse negotiation, or threaten patent holders with prosecuting in SEPs, taking advantage of FRAND commitment and injunction limit for lower patent fees, even for free use. As new things in patent standardization, it shows positive phenomenon such as suing patentees and negative one like delaying or refusing negotiation.There are many factors to produce FRAND holdup, including two parties at unequally positions, uncertain FRAND commitment, and the attitude of standard organizations and decrease of injunction. It is necessary for China to obey good faith principle, value injunction and set up prior information and patent fees disclosure system, only in these ways, the purpose of promoting innovation can be achieved.

Key Words:SEP;FRAND Holdup;FRAND Commitment;Patent Holdup;Patent Anti-holdup

收稿日期:2016-09-29

基金项目:国家社会科学基金项目(12BFX111);重庆大学中央高校基本科研业务费跨学科研究项目(106112016CDJSK08XK19);重庆大学中央基本科研业务费面上项目(106112015CDJXY080005)

作者简介:黄薇君(1989-),女,湖北恩施人,重庆大学法学院博士研究生,研究方向为知识产权法;李晓秋(1972-),女,重庆人,博士,重庆大学法学院教授、博士生导师,重庆市高级人民法院民三庭庭长助理,研究方向为知识产权发、电子商务法。

DOI:10.6049/kjjbydc.2016070720

中图分类号:D923.42

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2017)01-0111-07